Необхідність передати права на торговельну марку в Україні може виникнути при різних обставинах, це може бути продаж торговельної марки разом з бізнесом або підприємством, продаж доменного імені, реорганізація компанії у зв'язку припиненням діяльності юридичної особи, та інші варіанти, коли виникає необхідність зміни власника торговельної марки.
Згідно п. 7 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі по тексту - Закон), власник свідоцтва може передавати будь-якій особі виключні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору.
Але просто підписаний договір між власником знака та його правонаступником, не буде дійсним, адже якщо ліцензійний договір обов'язковій реєстрації не підлягає, то згідно з п. 2 ст. 1 114 Цивільного кодексу України, факт передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону діють після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.
Так що виходячи з положень законодавства, договір про передачу прав на торговельну марку (повну або часткову) підлягає обов'язковій державній реєстрації в Департаменті розвитку сфери інтелектуальної власності при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.
Часткова передача прав на торговельну марку
Крім повної передачі прав власник торговельної марки, який має захист знака в декількох класах МКТП, може передати права на знак для деяких з своїх класів МКТП. Наприклад, власник має торговельну марку в класах: 16 (канцтовари), 30 (кондитерські вироби) та 41 (навчальні послуги) і вирішує повністю передати свої права щодо 30-го класу. В даному випадку власник залишає за собою права в інших класах крім 30-го.
Такий підхід також є вельми актуальним, якщо власник не має намір використовувати свій знак щодо певної частини класів МКТП і є зацікавлена особа в придбанні торговельної марки. Крім цього, згідно з п. 4 ст. 18 Закону, якщо власник торгової марки протягом п'яти років безперервно не використовує її в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, тоді будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.
Відмови в реєстрації договору про передачу прав на торговельну марку
Власнику і правонаступнику торговельної марки потрібно звернути увагу, коли вони складають договір про передачу прав на те, що якщо передаються права на знак в класі, де власник має ще торгові марки, які мають схожість зі знаком, який передається (однакові словесні або зображувальні елементи), то такому договору відмовлять в реєстрації (п. 3 ст. 6 Закону). Крім цього слід знати, що якщо в результаті передачі прав на знак виникне ймовірність введення споживача в оману щодо товару і послуги або щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, реєстрація такого договору також не допускається.
Передача прав на знак від юридичної особи фізичній особі
Ще одним важливим моментом, на який слід звернути увагу при передачі прав, це передача прав фізичній особі, в той час, як за фактом дану торговельну марку використовує юридична особа. Такі випадки широко відомі, коли керівники підприємств стають власниками на торговельні марки, і в цьому є сенс, тому що реорганізація юридичної особи може відбувається хоч щороку. Ось тільки в такому випадку, фізичній особі, який став новим власником знака використовуваним фактично юридичною особою, потрібно укласти ліцензійний договір. Навіщо це робити? Знову повертаємося до п. 4 ст. 18 Закону, де фактичне використання юридичною особою торгової марки власника-фізичної особи, буде по суті означати невикористання даного знака власником-фізичною особою.
Тому щоб виключити ризик на рівному місці втратити торговельну марку через її невикористання, рекомендуємо укласти ліцензійний договір з юридичною особою на використання торговельної марки, з бажаною реєстрацією даного договору в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.
Процедура реєстрації передачі прав на торговельну марку
Перед початком передачі прав, власник знаку і його правонаступник мають правильно скласти договір, згідно з правилами затвердженим в Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг. Після чого, даний договір підлягає обов'язковій реєстрація в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.
Заявник подає такі документи для внесення змін до реєстру:
- заяву про публікацію відомостей про передачу права власності на знак повністю;
- три примірники договору про передачу виключних прав;
- документ про сплату збору.
Строк реєстрації договору про передачу прав на торговельну марку
Якщо оформлення зауважень до відправлених документів не було і були дотримані необхідні вимоги - від 2 до 4 місяців договір буде зареєстрований. Заявнику повідомляється про реєстрацію шляхом направлення на його адресу рішення про державну реєстрацію договору.
Оформлення і подача документів для реєстрації договору про передачу прав на знак, вимагає певних знань і умінь. Звертайтеся до фахівців ПАА "Форсайт", ми кваліфіковано підготуємо для Вас договір передачі прав в найкоротші терміни і успішно зареєструємо його в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України!
Вартість передачі прав на торговельну марку в Україні:
- Державний збір за публікацію відомостей про передачу прав на торговельну марку повністю - 2400 грн.
- Вартість послуг ПАА "Форсайт" за оформлення заявки, складання договору і ведення діловодства - 2000 грн.
