Передача прав на торговую марку

Необходимость передать права на торговую марку в Украине может возникнуть при различных обстоятельствах, это может быть продажа торговой марки вместе с бизнесом или предприятием, продажа доменного имени, реорганизация компании в связи прекращением деятельности юридического лица, и другие варианты, когда возникает необходимость смены владельца торговой марки.

Согласно п. 7 ст. 16 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" (далее по тексту - Закон), владелец свидетельства может передавать любому лицу исключительные имущественные права интеллектуальной собственности на торговую марку полностью или относительно части указанных в свидетельстве товаров и услуг на основании договора.

Но просто подписанный договор между владельцем знака и его правопреемником, не будет действительным, ведь если лицензионный договор обязательной регистрации не подлежит, то согласно п. 2 ст. 1114 Гражданского кодекса Украины, факт передачи исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности, которые в соответствии с настоящим Кодексом или другим законом действуют после их государственной регистрации, подлежит государственной регистрации.

Так что исходя из законодательных норм, договор про передачу прав на торговую марку (полную или частичную) подлежит обязательной государственной регистрации в Департаменте развития сферы интеллектуальной собственности при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Частичная передача прав на торговую марку

Кроме полной передачи прав владелец торговой марки, который имеет защиту знака в нескольких классах МКТУ, может передать права на знак для некоторых из своих классов МКТУ. К примеру, владелец имеет торговую марку в классах: 16 (канцтовары), 30 (кондитерские изделия) и 41 (учебные услуги) и решает полностью передать свои права относительно 30-го класса. В данном случае владелец оставляет за собой права в остальных классах кроме 30-го.

Такой подход также весьма актуален, если владелец не собирается использовать свой знак относительно определенной части классов МКТУ и есть заинтересованное лицо в покупке торговой марки. Кроме этого, согласно п. 4 ст. 18 Закона, если владелец торговой марки в течении пяти лет непрерывно не использует её в Украине полностью или относительно части указанных в свидетельстве товаров и услуг, тогда любое лицо имеет право обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении действия свидетельства полностью или частично.

Отказы в регистрации договора о передачи прав на торговую марку

Владельцу и правопреемнику торговой марки нужно обратить внимание, когда они составляют договор о передачи прав на то, что если передаются права на знак в классе, где владелец имеет еще торговые марки, которые имеют сходство со знаком, который передается (одинаковый словесные или изобразительные элементы), то такому договору откажут в регистрации (п. 3 ст. 6 Закона). Кроме этого следует знать, что если в результате передачи прав на знак возникнет вероятность введения потребителя в заблуждение относительно товара и услуги или в отношении лица, который производит товар или предоставляет услугу, регистрация такого договора также не допускается.

Передача прав на знак от юридического лица физическому лицу

Еще одним важным моментом, на который следует обратить внимание при передачи прав, это передача прав физическому лицу, в то время, как по факту данную торговую марку использует юридическое лицо. Такие случаи широко известны, когда руководители предприятий становятся владельцами на торговые марки, и в этом есть смысл, так как реорганизация юридического лица может происходит хоть каждый год. Вот только в таком случае, физическому лицу, который стал новым владельцем знака используемым фактически юридическим лицом, нужно заключить лицензионный договор. Зачем это делать? Снова возвращаемся к п. 4 ст. 18 Закона, где фактическое использование юридическим лицом торговой марки владельца-физического лица, будет по сути означать не использования данного знака владельцем-физическим лицом.

Поэтому чтобы исключить риск на ровном месте потерять торговую марку по причине её неиспользование, рекомендуем заключить лицензионный договор с юридическим лицом на использование торговой марки, с желательной регистрацией данного договора в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Процедура регистрации передачи прав на торговую марку

Перед началом передачи прав, владелец знак и его правопреемник должны правильно составить договор, согласно правилам утвержденным в Инструкции о представлении, рассмотрении, публикации и внесении в реестры сведений о передаче права собственности на знак для товаров и услуг. После чего, данный договор подлежит обязательной регистрация в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Заявитель подает следующие документы для внесения изменений в реестр:

Срок регистрации договора о передачи прав на торговую марку

Если оформление замечаний к отправленным документам не было и были соблюдены необходимые требования - от 2 до 4 месяцев договор будет зарегистрирован. Заявителю сообщается о регистрации путем направления на его адрес решения о государственной регистрации договора.

Оформление и подача документов для регистрации договора о передачи прав на знак, требует определенных знаний и умений. Обращайтесь к специалистам ПАА "Форсайт", мы квалифицированно подготовим для Вас договор передачи прав в самые короткие сроки и успешно зарегистрируем его в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины!

Стоимость передачи прав на торговую марку в Украине:

Разработка сайта © ООО «КОДА», 2011 г.